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要旨：审理涉外定牌加工法律纠纷，可从商标的三大基本功能即来源识别功能、质量保障功能、广告宣传功能出发，以是否可能造成混淆为切入点，判断是否可能给商标权利人造成商标法意义上的损害，重点审查考虑权利人在进口国是否已有相应商标的注册使用事实，即使未经注册，若有广为人知的商标使用事实，使得进口国相关公众产生识别来源信息的认知，从而导致混淆，亦会造成商标法意义上的损害。
上诉人（原审被告）：浙江凯达进出口贸易有限公司（下称凯达公司）
被上诉人（原审原告）：全星有限合伙公司（AllStarC.V.）（下称全星公司）
全星公司系第154598号“CONVERSE”商标的注册人，该商标核定使用商品为第53类，即衣服、鞋、袜子。自1982年2月27日核准注册后，几经续展，有效期至2022年2月26日。经过长期使用和广泛宣传，该商标在中国境内具有了较高的知名度。凯达公司成立于2002年3月7日，注册资本人民币2000万元。经营范围为机电产品（不含汽车）、五金、玩具、体育用品批发、零售；鞋制造、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年11月10日，凯达公司向海关申报出口一批货物（报关单号：310120160517094634）。经查验，共90箱8640双鞋子上使用了“COVANSE”标识。应全星公司申请，海关将上述货物扣留。2017年3月20日，梅山海关通知全星公司，该关已于当日作出行政处罚决定，没收了使用“COVANSE”标识的鞋90箱8640双，并处人民币10906元的罚款。一审法院从海关调取的被控侵权产品显示，鞋盒盒盖与盒底右下方显著标示了“COVANSE”及空心环状“C”标识，盒盖右上方与纸盒后方标示了以椭圆围绕的“COVANSE”标识。鞋子鞋舌上印制了“COVANSE”及空心环状“C”标识，鞋子内侧印制了“COVANSE”标识。案件审理过程中，天猫网上商城中仍有使用了“CONVERSE”商标的鞋子、帽子、服装、围巾等商品在线销售。全星公司遂向法院起诉，请求判令凯达公司立即停止侵犯全星公司第154598号“CONVERSE”注册商标专用权的行为，即停止涉案梅关法【2016】0757号案件项下的生产、销售（出口）标有“COVANSE”标识的鞋商品，并赔偿经济损失人民币50万元（含合理维权支出）。
审 理
一审宁波市北仑区人民法院经审理认为：，关于涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，我国加工企业接受境外商标权利人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，贴牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。而本案中被告提供的国外商标权利人授权的证据，即便真实，商标权的取得及授权期限也晚于涉案被控侵权行为发生的时间，也即涉案被控侵权产品的生产、出口并非源于已经取得商标权的境外商标权人的委托、授权，不能认定构成涉外定牌加工。第二，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为；销售侵犯注册商标专用权的商品的，亦属于侵犯注册商标专用权的行为。而商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系；认定时应当以相关公众的一般注意力为标准，既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，并考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。本案中全星公司的“CONVERSE”商标经长期使用和广泛宣传，在中国境内享有了较高的知名度。虽然实际使用中时而将其中的“O”以星形代替，但该种细微差别并未改变原商标的显著特征，可以视为注册商标的使用，凯达公司关于涉案商标“去框加星”后即表明其不再实际使用的辩言，一审法院不予采信。涉案被控侵权商品与“CONVERSE”商标核定使用商品中的鞋属于同一种商品，而其上使用的“COVANSE”标识，共七位字母，其中有六位与全星公司的“CONVERSE”商标相同，开头及结尾两位字母更是连排序都相同，且两者读音相近，对于以汉语为母语的中国境内相关公众而言，施以一般注意力时，很容易导致混淆，致使对商品的来源产生误认或者认为其来源与全星公司注册商标的商品有特定的联系。凯达公司生产、出口使用“COVANSE”标识的鞋子的行为，构成对全星公司注册商标权的侵犯。遂判决凯达公司立即停止侵害全星公司第154598号“CONVERSE”注册商标专用权的行为，即停止梅关法【2016】0757号案件项下生产、销售（出口）标有“COVANSE”标识鞋商品90箱8640双的行为，并按照法定赔偿方式酌定凯达公司赔偿全星公司经济损失20万元。
凯达公司不服，向浙江省宁波市中级人民法院提起上诉。
二审法院经审理，对一审法院认定的事实予以确认。结合双方当事人新提交的证据，另查明，全星公司在智利已注册converse商标（第18类、第25类）及converse商标在全星公司converse智利官方网站中有商标使用情况。该院认为，本案的争议焦点为：一、凯达公司是否构成涉外定牌加工；二、涉案商标是否构成侵权；三、凯达公司主张的三年未使用的免责抗辩能否成立。
一、凯达公司是否构成定牌加工。关于涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，我国加工企业接受境外商标权利人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，定牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。在定牌加工中，接受境外商标权利人或商标使用权人委托的受托企业，应当审查该商标的合法授权情况。当该商标标识涉及知名品牌时，上述审查义务应当更为严格。在本案中，即使凯达公司接受智利凯达公司委托事实成立，智利凯达公司的“COVANSE及空心C图形”商标在2016年11月海关扣货之前尚未核准注册（2017年2月7日核准注册），涉案被控侵权产品的生产、出口并非源于已经取得商标权的境外商标权利人的委托、授权，并不构成合法正当的涉外定牌加工。另一方面，凯达公司在实际产品的鞋盒盒盖及内侧鞋帮上，分别单独标注有COVANSE，与智利凯达公司此后注册的图形商标亦不同。本案中，全星公司涉案“CONVERSE”商标在多份裁判文书和行政决定书中有记载证明具有较高知名度，为相关消费者所熟知，因标识与知名品牌近似，凯达公司理应尽到对委托商标严格审查的义务，以作合理避让。再者，本案中全星公司在智利已注册converse商标（第18类、第25类），全星公司converse智利官方网站中也有涉案商标使用情况。故该涉案商品进口国智利的相关公众因本国已有全星公司对converse的商标注册使用事实，故具有相关的商标识别来源信息的认知，从而使得当标有与全星公司相近似商标的被控涉案进口的商品进入该国市场后，会对该国相关公众产生混淆，此情况下亦对商标权利人造成商标法意义上的损害。
二、涉案商标是否构成侵权。涉案被控侵权商品与“CONVERSE”商标核定使用商品中的鞋属于同一种商品，而其上使用的“COVANSE”标识，共七个字母，其中有六个与全星公司的“CONVERSE”商标相同，开头及结尾两个字母更是连排序都相同，且两者读音相近，对于相关公众而言，施以一般注意力时，很容易导致混淆，致使对商品的来源产生误认或者认为其来源与全星公司注册商标的商品有特定的联系。故一审法院认定在同一种商品上使用与涉案注册商标近似的被控商标构成侵权属正确。
三、凯达公司主张的全星公司三年未使用涉案商标的免责抗辩能否成立。全星公司提供的天猫“CONVERSE”旗舰店网页截图显示，旗舰店店名、品牌名称、产品宣传图片均有对第154598号“CONVERSE”商标的使用行为，不存在三年未使用的情形。凯达公司称该文字并非商标权利人自主意愿使用的理由不予采信，该理由也并不能合理解释产品宣传图片上的使用行为。故凯达公司主张的全星公司三年未使用涉案商标的免责抗辩不能成立。一审法院依据法定赔偿判定的侵权责任亦属得当。遂判决：驳回上诉，维持原判。
“知识产权问题不仅仅是一个国内问题，而是一个国际问题；不仅仅是一个法律问题，而是更多地与国际贸易、国际经济问题联系起来。”[1]现实中定牌加工的情形比较复杂，不仅涉及法律层面的探讨，也关系着司法政策对国际加工贸易发展需求所作的阶段性回应及调整，更会影响国际经济态势，知识产权保护与司法政策的冲突、平衡与融合，故而具体的司法裁判还应综合考量我国阶段性的经济发展特征，知识产权保护公共政策的导向以及相应的法律适用，作出谨慎的价值判断与选择。本案的创新视角即在于从商标地域性的角度，对涉定牌加工商标侵权纠纷开展分析、申发思考。
一、关于商标权地域性的分析
1.法律层面的解读。作为一项体系性的权利，知识产权与物权、债权等有着本质区别，即其始终不具备自动获得他国法律自动承认的域外效力。这主要是由于知识产权保护的不是看得见摸得着的有形财产，而是无形的智力成果，同一智力成果可以为分布在不同国家的主体所拥有，却只能拥有一项完整的所有权。更进一步讲，倘若一国的法律能针对不同国家的创作主体分配智力成果的排他性专有权，则可能有悖于“一物一主”的法律原则，也会对他国的法律秩序乃至国家主权形成挑战与损害。
2.历史根源的回溯。纵观知识产权的整体发展历程，不难发现，知识产权的地域性不仅仅取决于权利本身的属性，同样也是社会历史发展到特定阶段的产物。知识产权产生之初，是由封建君主通过颁发特许令等方式授予的特权，由于现实中割据林立，只能在特定地域范围内有效。沿袭到当今社会，知识产权的地域性其实亦属对于此类历史因素的保留。
3．经济动因的剖析。“互联网+”时代，虚拟的网络空间冲破现实藩篱、超越国界限制进而引发“地球村”概念的日渐成熟，与此同时，国与国间的经济贸易、文化艺术交流日趋频繁，商标的全球化趋势亦在经济贸易浪潮的推动下日益巩固。不少地区通过立法，逐步摆脱对商标地域性的僵化式依赖。欧盟理事会于1993年通过的《欧共体商标条例》，在坚守商标地域性的前提下，坚持贸易流通的大化，旨在消除阻碍商标和服务自由流通的障碍，收取了良好成效。而商标信息的全球化传播，使得侵权行为的形式更为隐蔽，也给传统商标法体系的内在逻辑及实施效应产生巨大冲击。
二、涉外定牌加工商标侵权纠纷中地域性原则的适用辨析
1.不同理解的分歧。涉外定牌加工纠纷的发生，主要系基于商标权的地域性原则，允许相同的商标权可在不同法域共存，从而使得一方有机会大量囤积商标[2]。在该类纠纷中，学界和实务界对商标地域性均持赞成态度，但对具体概念的理解仍存有分歧。一种观点认为，从知识产权保护的地域性视角出发，域外商标权利人对特定商标的专有权系该国法律赋予的，鉴于知识产权的地域性，在域外注册使用的商标并不在本国发生效力，不能当然为他国法律所保护，当贴附该商标的商品进入域外流通，而域外国家存在相同或类似的商品使用了相同或近似的商标，该种涉外定牌加工行为就构成了商标侵权行为。另一种观点从混淆可能性的视角出发，认为就产品销售的特定地域而言，既然涉外定牌加工的商品不会流入国内市场，贴附在该商品上的商标既不具有识别来源的意义，也不发挥识别来源的功能，不属于商标使用行为，消费者对于域内域外的商标也不会产生混淆，本国的商标权利人并未受到损害，故不构成侵权。
2.司法审查判断标准的演变。早期涉外定牌加工案件的审理往往以商标保护的地域性原则为指引，如西班牙NIKE案，西班牙赛德体育用品有限公司委托嘉兴市银星制衣厂生产耐克滑雪衣，由赛德公司提供原材料、商标吊牌等，银星公司负责加工生产。塞德公司在西班牙拥有NIKE商标，注册类别是第25类。2000年8月，该批货物在深圳报关出口时，美国NIKE公司向海关申请扣货，并向深圳中院起诉，要求停止侵权，并赔偿损失。赛德公司抗辩指出，其在西班牙合法持有NIKE商标，且该批服装仅在西班牙销售，不在中国销售，其加工生产符合国际贸易规定。银星公司则抗辩认为，该企业只是受委托加工制造，具体商标标识由赛德公司提供，服装均销往西班牙，故不应承担侵权责任。深圳中院判决认为，基于商标的地域性，美国NIKE公司的商标受中国法律保护，在中国境内任何人都不得侵犯其注册商标专用权，并据此判决被告构成商标侵权。再如宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司与慈溪市永胜轴承有限公司RBI轴承商标侵权案[3]，也作出了类似判决。
在高人民法院判决的首例涉外定牌加工商标侵权纠纷案[4]中，判决指出“在委托加工商品上贴附的标志，即不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，其所贴附的标志不具有商标的属性，在商品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为”。此后，相关争论多以加工行为不构成商标性使用，商品全部销往境外，既不会给境外消费者带来混淆，也不在国内市场发挥识别商品来源的功能，中国境内的相关公众不可能在国内接触到涉案商品，不会对中国的注册商标权带来实质损害为由，认为涉外定牌加工行为不构成商标侵权行为。
三、在涉外定牌加工商标侵权纠纷中适用地域性原则的反思
1.理论上的适用原则框定。商标的本质是以符号的形式承载关于商品和服务来源的信息，对其加以保护的主要目的是规范商品来源、引导消费者凭牌购物，并促进经营者自由竞争，其重要落脚点之一在于是否可能引发混淆，倘若不存在混淆可能性，则不应认定为侵权。且商标权与著作权、专利权的保护基础不同，并非是基于赋予智力成果一定期限的垄断权进而激励其创造传播，而是法律赋予的一种标识性权利，即商标通过标识商品或服务的来源，提供信息指示并惠及公众，其产生与存在带有更强烈的公共政策色彩。鉴于消费、投资、出口乃是当前拉动我国内需型经济增长的三驾马车，因此，在涉外定牌加工纠纷中主要作为加工地的我国，亦不应赋予自身过重的义务。
2.法律上的适用路径选择。司法实践中，针对涉外商标定牌加工侵权纠纷案件，法院一般适用中国法进行判决。然而，该类案件的涉诉主体具有多元性，一类利益主体是案件中的原告，及我国境内注册商标的权利人，另一类主体是接受境外委托的境内加工企业，第三类主体是境外的企业。事实上，真正的利益冲突是发生在境内注册商标权利人与境外委托方之间，后者将加工环节置于境内，境内加工企业仅是依据协议接受委托，生产商品并贴附委托方要求的商标，然后全部出口至境外消费市场。问题在于，当商标权利人不仅在我国享有注册商标专用权，在目标进口国亦注册了相同商标，此时能否直接或唯一性地适用中国法律。故而有观点认为，此类纠纷不仅涉及境内的被告即加工方，也涉及在进口国销售被诉侵权商品的境外委托方，在原告不仅仅请求保护其在境内的商标权时，直接适用中国法律并不适当[5]。
笔者认为，在涉外定牌加工法律关系成立的前提下，可主动向原告释明，明确是否适用请求保护地法律，如请求保护的涉诉商标在域外亦有注册，或虽未经注册但有大量使用事实、知名度与显著性的累积，可尝试在国际私法的框架内进行外国法查明。若涉外定牌加工法律关系不成立，则可从商标的三大基本功能即来源识别功能、质量保障功能、广告宣传功能出发，以是否可能造成混淆为切入点，判断是否可能给商标权利人造成商标法意义上的损害，进而判定侵权是否成立。申言之，需审查考虑原告在进口国是否已有相应商标的注册使用事实，即使未经注册，若有广为人知的商标使用事实，使得进口国相关公众产生识别来源信息的认知，从而导致混淆，亦会造成商标法意义上的损害。
3.实践中的适用情形拓展。定牌加工纠纷中，受托企业应当审查商标的合法授权情况，当商标标识涉及知名品牌时，上述审查义务应更为严格。本案即使凯达公司接受智利凯达公司的委托事实成立，但智利凯达公司的商标核准注册时间晚于海关扣货时间，即涉案被控侵权产品的生产、出口并非源于已经取得商标权的境外商标权人的委托、授权，并不构成合法正当的涉外定牌加工。且全星公司在智利已注册CONVERSE商标，并在智利官方网站中也有涉案商标的使用情况，涉案商品进口国智利的相关公众因本国已有全星公司对CONVERSE的商标注册使用事实，故具有相关的商标识别来源信息的认知，从而使得当标有与全星公司相近似商标的被控涉案进口的商品进入该国市场后，会对该国相关公众产生混淆，此情况下亦对商标权人造成商标法意义上的损害，构成商标侵权。
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