您好，欢迎来到威名知识产权官网
在实践中，在先权利被抢注的情况很普遍，现 有很多案件是将他人享有著作权的美术作品注册为 商标。对于这种情形，著作权人或者利害关系人可 以通过商标异议或无效宣告程序主张著作权来加以 阻止。本文中，笔者主要通过几个案例探讨著作权 与商标权冲突的解决。
《商标法》第三十二条前半段规定：“申请 商标注册不得损害他人现有的在先权利”。著作 权属于《商标法》第三十二条规定的“在先权 利”之一。
未经著作权人的许可，将他人享有著作权的 作品申请注册商标，应认定为对他人在先著作权的 损害，系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣 告。适用要件如下：
（1）在系争商标申请注册之前他人已在先享有 著作权；
（2）系争商标与他人在先享有著作权的作品相 同或者实质性相似；
（3）系争商标注册申请人接触过或者有可能接 触到他人享有著作权的作品；
（4）系争商标注册申请人未经著作权人的 许可。
以下将通过案例依次讨论上述适用要件。
(一) 在系争商标申请注册之前他人已在先享 有著作权
在先享有著作权是指，在系争商标申请注册日 之前，他人已经通过创作完成作品或者继承、转让 等方式取得著作权。“作品”是指受到《中华人民 共和国著作权法》保护的客体。
我国《著作权法实施条例》虽然规定只有具备 “独创性”的劳动成果才能成为著作权法意义上的 作品，但对“独创性”中“创”的高度没有作出 任何规定，由于在立法上始终缺乏对“独创性” 标准的界定，导致行政和司法实践中判断尺度也 无法统一。
在 “ ”商标无效宣告案中，国家 知识产权局认为：“申请人提交的作品登记证 书显示申请人图形作品‘ ’为手写的 ‘POMELLATO’标识，于1967年10月3日创作完 成并于1967年10月4日在意大利米兰首次发表，该 文字在书写风格及特殊的表现形式等方面具有一定 的独创性，已构成著作权法意义上的美术作品。”
但在“ ”商标无效宣告行政诉讼 中，北京知识产权法院认为：“原告主张构成在先 著作权的标志“ ”，仅由四个印刷体拉 丁字母组成，就文字而言达不到文字作品的创作高 度，字体本身亦不构成美术作品。因此，原告主张 的在先著作权的标志不构成著作权法意义上的作 品，诉争商标的申请注册未侵犯原告的在先著作 权。”
在异议或无效案件中，即便著作权人或利害关 系人提交了著作权登记证书，审查员还是会审查主 张的作品是否构成作品，登记的主体是否系著作权 人，因为中国著作权登记机关在进行著作权登记时 仅进行形式审查而不进行实质审查。
在先享有著作权的事实可以下列证据材料加以 证明：著作权登记证书，在先公开发表该作品的证 据材料，在先创作完成该作品的证据材料，在先通 过继承、转让等方式取得著作权的证据材料等。商 标注册证或晚于系争商标申请注册日进行登记的著作权登记证书不能单独作为认定著作权成立的定案 证据。
在 “ ”商标异议案中，他人将图形 “ ”申请在“服装；鞋；帽；袜；领带” 等 商品上，全球知名的大型超市经营者家乐福股份有 限公司基于其对美术作品“ ”享有的在先著 作权对该商标提交异议申请。国家知识产权局经审 理认为：“异议人提供的商标注册信息、参加公益 活动宣传页、部分城市的审计报告复印件、广告支 出费用发票及宣传海报复印件、版权转让协议复印 件及其中文翻译、法国国家工业产权机构颁发的版 权登记证明等证据，可以证明在被异议商标申请注 册前，异议人已经公开发表其图形作品并享有著作 权。被异议商标与异议人享有著作权的作品在设计 构思、表现手法以及整体视觉效果等方面高度近 似，已构成实质性相似，而被异议人未提交证据证 明被异议商标系其独立创作。因此，被异议商标的 申请注册已构成对异议人在先著作权的侵犯。” 在上述案件中，异议人家乐福股份有限公司提 交了早在被异议商标申请日前，其从原著作权人处 受让美术作品“ ”的著作权的协议，法国国家 工业产权机构颁发的关于该美术作品的版权登记证 明，以及异议人将该作品作为商标在中国进行大量 宣传和使用的材料，国家知识产权局认为前述材料 足以证明家乐福股份有限公司在被异议商标申请注 册前，已经公开发表其美术作品并享有著作权。在实践中，很多企业不注重保存创作或受让 作品的证据，比如设计底稿、转让协议、付款凭证 等，也不进行著作权登记申请，导致在异议和无效 案件中无法证明其在系争商标申请注册前已在先享 有著作权，仅仅提供以该作品注册的商标注册证， 但是仅仅有商标注册证不能证明其享有在先著作 权，后导致异议或无效案件的失败，这是非常 可惜的。
(二) 系争商标与他人在先享有著作权的作品 相同或者实质性相似
对于判断两件作品是否构成实质性近似的审查标准与判断两枚商标是否构成近似的审查标准是 不同的。“商标近似”是申请商标与引证商标相比 较，在文字的字形、读音、含义或者图形的构图及 颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者 其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品 的来源产生误认或者认为其与来源于引证商标的商 品有特定的联系。而“作品”实质性相似应从保护 他人作品本身出发，看在后作品是否复制了在先作 品整体或复制了在先作品具有独创性表达（主要特 征）的部分。
在“ ”商标无效宣告案中，国家知识产 权局（原商标评审委员会）认为：“即使申请人彪 马欧洲公司在本案中提交了对其作品‘ ’的著 作权登记证书、著作权许可使用协议证据，因争议 商标整体上与其主张著作权的作品未构成实质性近 似，申请人主张的争议商标侵犯其在先著作权的理 由不能成立。”
北京市中级人民法院审理上述案件后认 为：“争议商标的显著识别部分与引证商标显著识 别部分区别较大，不易造成相关消费者的混淆误 认，不构成近似商标。此外，鉴于争议商标与引证 商标未构成近似商标，故已无考虑争议商标侵犯引 证商标著作权之必要，商标评审委员会的相关认定 正确，本院予以支持。”
彪马欧洲公司将上述案件上诉到北京市高级人 民法院，坚持争议商标侵犯其在先著作权的主张， 北京市高级人民法院认为：“争议商标标志中的动 物图形与彪马欧洲公司享有在先著作权的跳跃中的 美洲豹图形在造型特征、视觉效果上基本相同，构 成实质性相似，故争议商标的注册损害了彪马欧洲 公司的在先著作权。被诉决定关于争议商标整体上 与其主张著作权作品未构成实质性近似，争议商标 的注册未损害彪马欧洲公司的在先著作权的认定错 误。”
显然，在上述无效宣告决定和一审判决中，对 于争议商标与引证商标是否近似与争议商标与申请 人享有在先著作权的作品是否构成实质性近似采用了相同的判断标准，从而得出了商标不近似，故而 作品不近似的错误决定。该案例中，争议商标的显 著部分应该是文字部分，因为文字相较于图形更易 识别和呼叫，而引证商标的显著部分即图形本身， 相关公众可能不会将二者混淆。但是争议商标的图 形部分显然是复制了申请人享有在先著作权的作 品，从保护申请人在先享有著作权的作品的角度出 发，二者是构成实质性相似的。
(三) 系争商标注册申请人接触过或者有可能 接触到他人享有著作权的作品
如果著作权人或利害关系人能够提供证据，比 如双方有过业务往来的合同、发票、照 片等证明系争商标注册人曾接触过 著作权人在先享有著作权的作 品，那么就可以直接认定系 争商标构成对他人在先著作 权的损害，除非系争商标 注册人能够证明系争商标 是其独立创作完成的或者 其得到了著作权人的许可。
“直接接触过”的情况 在实践中并不常见，更多的是 “接触可能性”，这就需要间接 证据来推定，这时候需要考虑著作权 人或利害关系人对作品在中国大陆地区的公开 发表和宣传使用的情况，同时也要考虑作品的独创 性高低、争议商标与作品实质近似程度等进行综合 判断。
在“
”商标异议案中，被异议人 将该商标注册申请在第30类的“咖啡；茶饮料；三明治”等商品上，美国知名的网红餐饮经营者 SHAKE SHACK的利害关系人思斯益知识产权公 司以被异议商标的注册损害了SHAKE SHACK对 “ ”美术作品享有在先著作权为由向 国家知识产权局提交了异议申请。国家知识产权局 经审理后认为：“异议人提供的作品登记证书、有 关异议人使用‘ ’商标情况的网页资料打印件、相关照片及媒体报道资料等证据可以证 明，异议人的‘SHAKE SHACK及图’的美术作品 设计完成并首次发表的日期早于被异议商标的申请 日期，并广泛使用于其经营的‘餐馆’服务中，得 到消费者的普遍认可，通过使用和宣传使其具有一 定知名度，被异议商标与异议人的上述美术作品实 质性近似，并且被异议商标指定使用的商品与异议 人的上述引证商标核定使用服务均与食品有关，具 有一定关联性，因此被异议商标已构成对异议人在 先著作权的侵犯。”
在上述案例中，在争议商标申请日前，SHAKE SHACK还没有在中国开设S H A K E SHACK餐馆，但是由于该品牌的餐 厅是网红餐厅，在还未在中国正 式开设餐馆前，中国多家媒 体对其进行了大量的报道， 报道中都清晰地显示了其 商标和作品，而且争议商 标与异议人享有著作权的 作品基本一致，且注册的商 品也与异议人经营的业务相 关，因此可以推定，被异议人 在申请被异议商标前，存在接触 异议人作品的可能性。
（四）系争商标注册申请人未经著作权 人的许可
系争商标注册申请人应就其主张的取得著作权 人许可的事实承担举证责任。根据《中华人民共和 国著作权法》及其《实施条例》的有关规定，系争 商标注册申请人应当就著作权人做出过直接的、明 确的许可其使用作品申请注册商标的意思表示举证 证明。对于这点不做过多论述，因为举证责任在系 争商标注册人一方，且在实践中，如果系争商标注 册人真的经过著作权人的许可，著作权人也就没必 要提交异议申请或无效宣告申请了。
作者单位：北京康信知识产权代理有限责任公司
威名公司致力于在商标保护、版权保护、不正当竞争、驰名商标、商业秘密、技术合同、知识产权金融等知识产权全领域为公众及企业界提供全面的法律与技术支持，并以造就21世纪中国的知识产权高端管理人才为己任，走稳定、可持续性的专业化发展道路。威名公司已发展成为企业可信赖的知识产权服务战略级合作伙伴。我们以丰富的从业经验、规范的工作流程、敬业的工作态度，可以在商标、版权及其他知识产权领域为客户提供全面、高效、优质的法律咨询与专业代理服务。
Copyright ©2018 - 2023 上海威名知识产权代理有限公司 沪ICP备09059375号-1 网站地图 技术支持：上海网站建设 
沪公网安备 31011002002808号
